林智敏，广州知识产权律师，现执业于广州广信君达律师事务所，具有深厚的法学理论功底及司法操作经验。诚实信用，勤勉敬业，以“实现当事人利益最大化”为服务宗旨。办案认真负责，精益求精，业务功底扎实，语言表达流畅、思维敏捷，具有良好的沟通协调和谈判辩护能力。受人之托、忠人之事、不畏艰险、奋力拼争，愿尽自己的所能，为当事人提供最好的法律服务。不敢承诺案件的最终结果，但敢承诺办案尽心竭力!

专利申请文件的修改规则探讨

修改规则和问题 根据《专利法》第33条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。专利申请在提交之后不得再增加新的技术内容，这是专利制度的一项基本内容。这是因为：如果专利申

修改规则和问题

　　根据《专利法》第33条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。专利申请在提交之后不得再增加新的技术内容，这是专利制度的一项基本内容。这是因为：如果专利申请在申请日之后还可以增加新的技术内容，那么，技术内容将不断更新，这种修改将没有止境，而且增加的发明创造的申请日被提前，这使得公众无法知道确定的专利内容。

　　对于发明专利申请，当专利局发出第一次审查意见通知书之后，申请人基于审查员检索到的相关现有技术，对申请文件进行修改，这是专利申请人最重要的一次修改时机。然而，根据我国2001年制定的《专利法实施细则》第51条第3款规定，专利申请人在答复审查意见通知书时应当按照通知书的要求进行修改。专利审查员经常基于此条的规定拒绝专利申请人在答复审查意见时提交修改的权利要求。在收到审查意见之前，专利申请人难以判断应当要求多大的保护范围。只有在收到审查意见通知书之后，专利申请人才有了修改专利保护范围的依据。而此时不允许专利申请人对专利文件的保护范围做出主动修改，就使专利申请人丧失了可能获得更大保护范围的机会，第三人很容易根据专利说明书中已经公开的方案，规避权利要求的保护范围。这对专利申请人非常不利。

　　另一种情况，专利申请人在《专利法实施细则》规定的主动修改的时机并不希望做主动修改，而专利申请人希望提交主动修改的时候，专利局不予受理、按照目前《专利法实施细则》的规定，专利申请人可以在提出实质审查请求时和收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查意见通知书的三个月内做出修改。但是申请人在收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书三个月之后仍有约10到34个月的时间才能收到第一次审查意见通知书。在这段时间内申请人所希望的专利保护范围可能已经发生变化，或者申请人基于同族专利申请的审查结果希望对专利权利要求进行修改。但此时提交的修改一般却不被审查员所考虑，而审查员审查一套申请人所不希望要的权利要求，这是很大的资源浪费。这种专利申请文件的主动修改规则并不符合加快审查的目的，而且也不利于保护发明创造。

　　修改阶段和修改方式

　　专利申 请提交受理以后和公布之前的阶段是初步审查阶段。在初步审查阶段，根据《审查指南》第一部分第一章第2节的规定，审查员并不审查申请文件的技术内容。如果 准许申请人修改技术内容而不受到审查，那么修改内容可能超出原说明书和权利要求记载的范围而予以公布。而且在初步审查阶段，修改只能基于初步审查意见来进 行，即根据初步审查阶段的补正通知书或个别情况下的审查意见通知书的要求来进行修改。因此初步审查阶段的修改限制陈《专利法》第33条有关修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围的限制之外，还受到补正通知书所涉及的内容的限制。

　　在初步审查完成之后，发明专利申请一般在申请日后满18个月予以公布，并且在申请日后的三年之内可以提出实质审查。根据《专利法实施细则》第51条第1款的规定，发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的三个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。可见，在初步审查完成到专利局发出第一次审查意见通知书之间的阶段，有两次主动修改的机会。主动修改的自由度比较大，即只要在原始文件中有记载，可以对权利要求的范围做扩大、缩小和变更等方式的修改。这就意味着，在此阶段，权利要求书可以根据说明书公开的内容而重新撰写。

　　根据《专利法实施细则》第51条第3款的规定，申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申 请文件，应当按照通知书的要求进行修改，即针对通知书指出的缺陷进行修改。按照通知书的要求修改和前述主动修改存在很大的差别。根据说明书的记载而增加新 的权利要求在主动修改时是允许的，而在按照通知书的要求修改时则是不允许的。审查意见通知书的内容可以划分为两个部分，第一部分是检索到并被审查员引用的 对比文件，第二部分是审查员对专利申 请的不符合授权要求的内容的反对理由。这两部分内容对申请人而言都是非常重要的。对于第二部分即审查员的反对理由，申请人将逐一分析和答辩，有时还需按通 知书的要求进行修改。对于第一部分的对比文件，申请人不但要考虑审查员在通知书中引用该文件的评论意见，还要做出独立的分析。申请人不仅追求较宽的保护范 围，而且还追求稳定的权利。如果获得授权的专利的权利要求的范围很宽而可能被无效，在主张专利权利时会遇到麻烦。换句话说，由于有了新的检索结果，申请人不但希望答复审查员指出的问题而获得批准，而且也希望根据检索结果重新考虑主张的权利要求的范围。申请人可能希望做出的选择有：放弃专利申请；扩大保护范围、缩小保护范围以及变更保护范围。

　　在答复审查意见通知书时不允许申请人做主动修改，而只能针对审查意见通知书所指出的问题来修改申请文件。当然，该阶段的修改仍然要受到《专利法》第33条有关修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围的限制，而且《专利法》第33条的修改限制是根本性的限制条件。如果审查意见通知书中的审查员的建议与《专利法》第33条相违背，那么应当遵守《专利法》第33条的规定。

　　在答复审查意见通知书时进行修改时，修改的限制程度不是固定的，而是与审查意见通知书中的具体审查意见有关。如果审查意见仅涉及权利要求的形式问题，例如权利要求不符合《专利法 实施细则》第20条至第23条的规定，那么对权利要求的修改一般仅局限于对这些形式问题的修改。变更独立权利要求的内容一般是不允许的。而如果审查意见涉 及到权利要求的实质性问题，例如新颖性问题，那么对权利要求的修改限制就很小，特别是允许变更独立权利要求的主题类型、主题名称及相应的技术特征，以克服 原独立权利要求缺乏新颖性或创造性等缺陷。并且;只要变更后的独立权利要求所述的技术方案已清楚地记载在原说明书中，就可允许这种修改;。

　　这里将修改的各个阶段和修改方式列于表1－1中。

　　

二、国外相关规定和启示

　　欧洲专利局的专利申请文件修改规则

　　根据欧洲专利条约实施细则第86条的规定：;除非有特别规定，在收到欧洲检索报告之前，申请人不得修改欧洲专利申 请的说明书、权利要求书或者附图。在收到欧洲检索报告之后和收到来自审查部门的第一次审查通知之前，申请人可以根据自己的意志，修改说明书、权利要 求书和附图。在收到来自审查部门的第一次审查通知之后，申请人可以根据自己的意志，修改一次说明书、权利要求书和附图。没有审查部门的同意，不得进 一步做出修改。修改的权利要求不得涉及与原始权利要求所限定的一项发明或者构成单一总体发明构思的一组发明相结合的未经检索的主题。;

　　欧洲专利申请的审查程序与我国专利申请有所不同，其中特别重要的一点在于，欧洲专利申请的检索和审查是由两个不同的部门分别完成。检索部门一般在欧洲专利申请18月公布之前完成欧洲拉索报告，并且一般随专利申请同时公布。审查部门可以根据检索部门的检索结果，也可以再进行补充检索而对专利申请进行审查。

　 　根据这种审查方式，申请人在收到检索报告之后就可以根据检索结果而考虑是否修改申请文件，申请人做出主动修改以检索报告作为依据。申请入甚至可能基于检 索报告而撤回申请，从而申请人可以得到审查费返还的好处。虽然在收到检索报告之后到收到来自审查部门的第一次审查意见通知之前已经给予申请人一次主动修改 的机会，在申请人收到来自审查部门的第一次审查意见通知之后，申请人仍享有一次主动修改的机会。

　　欧洲专利条 约实施细则第86条规定的两个阶段的主动修改的规定对申请人而言是相当友好的规定。首先在收到欧洲检索报告之后和收到来自审查部门的第一次审查意见通知书 之前均可主动修改。这个期限很长。简单地理解，就是从收到检索报告直至收到第一次审查意见通知书的任何时候都可以主动修改。并 且，即使审查部门已经发出第一次审查意见通知书，而申请人没有收到之时，申请人的主动修改也应当是允许的。其次，在收到第一次审查意见通知书之后，申请人 基于审查意见又获得一次主动修改的机会。这样，申请人的两次主动修改机会以检索结果或者审查意见作为修改依据，修改是有的放矢的。

　　英国专利申请文件的修改规则

　　根据英国专利法实施细则第36条4规定：;……在专利局长向申请人发出审查员根据专利法策17节的报告之后和他向申请人发出审查员根据专利法第18节的第一次报告，申请人可以根据自己的意愿修改。在专利局长向申请人发出审查员根据专利法第18节的第一次报告之后，申请人可以根据自己的意愿修改，只要该报告是根据下列条款做出的第18节，修改与申